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Sobre el abogado judío

Jeremy con el perro de otra persona.

 

Jeremy Peter Green Eche es un abogado especializado en marcas y fundador de JPG Legal y Communer. Es el abogado de registro de más de 2.500 registros de marcas en Estados Unidos. En 2019, JPG Legal fue clasificado como el bufete de abogados #16 de Estados Unidos por el número de solicitudes de marcas federales presentadas. Eche se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern con una beca completa. Thomson Reuters le seleccionó como Super Lawyers Rising Star en Propiedad Intelectual para 2021.

 

A Eche le gusta dibujar e ilustrar cómics. Es conocido por comprar ClintonKaine.com en el 2011 y poner ahí su caricaturas de política en el 2016. Lo cual lo llevó a aparecer en todas las principales estaciones de noticias de cable, y en varias fuentes mas de las principales de noticias noticias importantes, antes de USA TodayCNBC, CNN Money, NPR's Morning Edition, WIRED, MSNBC, ForbesEl New York Daily NewsHLN, CNN Politics, DCist, Revista ABAVox.com, CNET, Mic.com, NBC News, Refinery29, el Globe and Maily otras fuentes de noticias. Antes de convertirse en abogado de marcas, era conocido por siendo dueño de ClintonKaine.com y alojando sus cómics allí durante las elecciones de 2016, antes de anunciar su venta del nombre de dominio en la edición matutina de NPR. Morning Edition.

 

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Eche es miembro del National Lawyers Guild y de la Barra de Abogados LGBT de Nueva York. Anteriormente se desempeñó como Consejero General de Teamsters Local 922. Eche también es un corredor licenciado de bienes raíces en Nueva York. Vive en Brooklyn, Nueva York con su esposa, Stephanie Eche, una artista y consultora creativa.

 

Puede contactarlo en info@jpglegal.com.

Guía de marcas de software: Clases y muestras


Ilustración de una aplicación para móviles de color verde por Jeremy Eche

Cuando se presenta una solicitud de marca, hay que hacerlo para productos o servicios específicos dentro de una o varias de las 45 clases de marcas. Una marca de software puede pertenecer a la clase 9 o a la clase 42, dependiendo del tipo de software que sea. Muchos solicitantes de marcas registradas presentan el software en la clase equivocada. Este error es muy fácil de cometer. 

En esta guía, repasaré las diferencias entre las dos principales clases de marcas de software y cómo elegir la correcta. A continuación, daré ejemplos de muestras y alegaciones de uso utilizando dos ejemplos hipotéticos: una aplicación descargable y un producto SaaS basado en la web.

Clase 9 Vs. Clase 42

En resumen:

  1. Cualquier software al que se acceda a través de un navegador web pertenece a Clase 42.
  2. Cualquier aplicación de software descargable pertenece a Clase 9. El software que viene precargado en un hardware, como un CD-ROM o un ordenador, también pertenece a esta clase.

Desgraciadamente, si se equivoca, es casi seguro que su abogado examinador de la USPTO no le dejará corregirlo. Esto es muy similar a recoger bienes/servicios para un músicoPero es más difícil de arreglar si lo estropeas.

A veces la gente cae en esta trampa porque ve una identificación de productos/servicios que parece versátil en una clase y cree que se aplica a su producto. Tal vez tenga una aplicación de hoja de cálculo móvil descargable que tiene un modelo de suscripción, por lo que cree que debería contar como "Software-As-A-Service (SaaS) para la gestión de hojas de cálculo" en la clase 42. Desgraciadamente, la USPTO no consideraría que esa aplicación está incluida en la clase 42, a menos que también tenga una versión basada en el navegador que la gente pueda utilizar en la web sin necesidad de descargarla. 

La clase 42 es la única clase que tiene como opción el SaaS, aunque el SaaS a veces viene en forma descargable. Si cree que su producto es SaaS, pero solo viene en forma descargable o grabada, entonces debe presentar en la clase 9 y evitar mencionar el aspecto SaaS de su software.

O tal vez tenga una aplicación de software de contabilidad basada en la web que se ejecuta en un applet de Java, por lo que cree que "Software informático para la contabilidad" en la clase 9 es una buena manera de cubrir su producto manteniendo una protección amplia. Esto tampoco funcionará. Independientemente de la redacción que utilice, su muestra será rechazada si no indica que ofrece una aplicación de software descargable, que es no en la web.

Cómo solucionar el rechazo de una muestra de software

¿Puede corregirse este error? De nuevo, los examinadores de la USPTO casi nunca le permiten modificar los productos/servicios de una clase a otra para rectificar este problema. Sin embargo, hay algunas cosas que puede intentar:

Archivado accidentalmente en la clase 9

Si por casualidad ha presentado una solicitud de software descargable en la clase 9, cree una aplicación móvil básica y publíquela en una tienda de aplicaciones móviles, o cree un archivo ejecutable para PC descargable y ponga un enlace a él en su sitio web. A continuación, tome una captura de pantalla del listado de la tienda de aplicaciones de su software, o de la página de descarga de su sitio web. Mientras la captura de pantalla contenga la marca, una descripción del software y un enlace de descarga claro, debería ser aceptada por la USPTO. No pasa nada si el software aún no es bueno, siempre y cuando cumpla la función que has indicado en tu solicitud de marca.

Del mismo modo, podría construir una versión beta del software que solicitó por casualidad. Sólo tiene que crear una aplicación de software descargable para complementar su software existente basado en la web. A continuación, puede presentar una declaración de uso con una muestra de su nuevo software descargable. El espécimen sería una captura de pantalla del propio software, y una captura de pantalla debería incluir la marca que solicitó. Siempre que haya enviado esta versión beta a los probadores, se puede argumentar que la marca se ha utilizado en el comercio para el software.

Archivado accidentalmente en la clase 42

Si accidentalmente presentó un software no descargable, coloque algún tipo de aplicación web en su sitio web que realice una versión mínima de uno de los servicios que ofrece su aplicación de software principal, con un sistema de inicio de sesión del usuario. A continuación, puede hacer una captura de pantalla de una página de su sitio web que contenga la marca, una descripción del software y una función de inicio de sesión.

También he visto a solicitantes intentar lo siguiente, que no recomiendo: Si tiene un software no descargable, pero que parece similar a un software descargable, puede intentar hacer una captura de pantalla de su software con las barras de herramientas del navegador web recortadas, y describir la muestra como "Captura de pantalla de la aplicación de software del propietario". Sin embargo, esta es una maniobra desesperada y debe evitarse. Su muestra puede ser rechazada, en primer lugar. Pero si consigue llegar al registro, su marca será muy vulnerable a la impugnación. Si alguien tiene motivos para intentar cancelar su registro de marca, podría citar su espécimen fraudulento como prueba de que su registro de marca no es válido.

Ejemplos de muestras de marcas de software y declaraciones de uso para las clases 9 y 42

Voy a mostrarte exactamente cómo serían mis especímenes de marca y mis formularios de la USPTO si presentara solicitudes de marca para dos famosas marcas de software. Vamos a presentar una solicitud para el exitoso juego de ordenador Entre nosotros en la clase 9 y presentaremos una solicitud para la versión web de RayaEl popular software de procesamiento de pagos, de la clase 42. 

Ejemplos de marcas de la clase 9 y declaración de uso

Vamos a presentar la versión descargable del juego Among Us en la clase 9. Le estoy dando dos diferentes ejemplos de muestraspero cualquiera de los dos podría funcionar por sí solo. 

Ejemplo de captura de pantalla en la aplicación

El primer ejemplo es una captura de pantalla del juego de la pantalla del título del software. Esta es una buena forma de demostrar el uso de software descargable en el comercio porque muestra claramente la marca en relación con el software de juego descargable. Hice esta captura de pantalla con mi teléfono y la subí a mi ordenador. 

Ejemplo de ejemplo de marca de la clase 9, captura de pantalla en la aplicación

A veces una pantalla de título no incluye suficiente contexto sobre lo que hace el software, en cuyo caso también debería hacer una captura de pantalla del caso de uso cotidiano del software, y presentar ambas capturas de pantalla juntas como muestra. O si el software muestra la marca cuando se está utilizando realmente, eso es aún mejor. 

Por ejemplo, si tienes un software de hoja de cálculo que muestra el nombre del software en la esquina superior derecha en todo momento, puedes hacer una captura de pantalla de la aplicación en su modo normal de visualización de la hoja de cálculo. La pantalla de título de Among Us funciona bien como muestra porque incluye opciones de menú que dicen "Cómo jugar" y "Juego libre", dejando claro que se trata de un software de juego, por lo que no es necesaria una segunda captura de pantalla del juego.

Las muestras dentro de la aplicación no funcionarán si el software no muestra el nombre de la marca en ninguna parte de la aplicación, lo que he descubierto que es una situación sorprendentemente común. A menudo abro la aplicación de un cliente y descubro que el título completo de la aplicación no se utiliza en ninguna parte de la misma; sólo utilizan logotipos abreviados o variaciones más cortas del nombre. Por ejemplo, un cliente puede pedirme que presente una solicitud de marca para FASTCHEAP RIDESHARE, para luego abrir la aplicación y descubrir que la propia aplicación solo utiliza el título abreviado FASTCHEAP, o solo muestra un logotipo que dice FCR. En esta situación, tengo que utilizar el segundo tipo de muestra que se describe a continuación.

La segunda muestra también es una captura de pantalla que tomé con mi teléfono, pero en lugar de ser una captura de pantalla de la propia aplicación de software, es una captura de pantalla del listado de la App Store para la aplicación de software. 

Ejemplo de marca de clase 9, captura de pantalla de la App Store

Este es un gran ejemplo de software descargable porque muestra el nombre de la aplicación, una breve descripción de lo que es y un enlace de descarga/compra del software. Si ya tiene la aplicación en su dispositivo, en lugar de un enlace de compra, dirá "actualizar" o "jugar", y ambos deberían contar como uso de la marca en el comercio porque uno sigue siendo un enlace de descarga de tipo y el otro es un enlace para usar el producto.

El listado de la App Store es mi muestra por defecto para los productos de software de la clase 9 porque suele ser más fácil de obtener que una captura de pantalla de la aplicación. Si el software solo se puede descargar en la web, una captura de pantalla de la página de descarga o de compra del software también servirá. 

Las únicas veces que no puedo utilizar este tipo de muestra son cuando la aplicación de mi cliente solo está disponible en un sistema operativo que no tengo (por ejemplo, la Google Play Store para dispositivos Android), o cuando el software del cliente no tiene un enlace de compra o descarga directa. Esta última situación es habitual en el caso del software empresarial, en el que el proveedor personaliza y/o instala el software para su cliente. 

Ocasionalmente, la USPTO podría rebatirle si proporciona una captura de pantalla de la página de compra del software en su sitio web, porque esto técnicamente no muestra que el software es descargable y pertenece a la clase 9. Si esto ocurre, puede responder enviando en su lugar una muestra de la captura de pantalla de la aplicación.

Clase 9 Ejemplo de declaración de uso/alegación de uso

Esta captura de pantalla muestra la parte de un modelo de solicitud de marca TEAS, pero esta parte del formulario es casi idéntica a los formularios de declaración de uso y de alegación de uso. La alegación de uso se hace simplemente como parte de la solicitud inicial en lugar de hacerlo más tarde en el proceso. Debería servirle como un buen modelo, independientemente de la fase del proceso de solicitud en la que se encuentre, cuando presente una muestra que demuestre el uso en el comercio de su marca. 

Ejemplo de declaración de uso de la marca de software de la clase 9
Captura de pantalla de una declaración de uso/alegación de uso de software de la clase 9, tal y como aparece en una solicitud de marca TEAS Plus. Haga clic para ampliar.

Lo primero que muestra esta captura de pantalla son ejemplos de identificaciones de productos/servicios para software descargable. Por lo general, conviene elegir una identificación muy amplia que le permita rellenar el espacio en blanco con la función de su software. Mi identificación preferida es "Software descargable para {función del software}". Puede complementar esa identificación con una segunda que mencione los dispositivos móviles, como "Software de aplicación informática descargable para teléfonos móviles, es decir, software para {función del software}". Ocasionalmente, utilizaré una identificación menos amplia, como la de "software de juegos" que utilicé anteriormente, si tiene sentido para ese tipo concreto de software. 

Donde escribí "función del software", la USPTO le permite escribir una descripción de la función de su software, por ejemplo, "compresión de archivos de imagen" o "compartir listas de reproducción de música".

Si su software viene precargado en un dispositivo, como el firmware que viene incluido en una bicicleta estática Peloton, o el software de imagen médica que viene precargado en una máquina de resonancia magnética, entonces debe incluir también una identificación para el software grabado, por ejemplo "Software grabado para {función del software}".

Luego está el adjunto del espécimen. La captura de pantalla del espécimen debe ser un archivo JPG, y ese es realmente el único requisito. No hay ningún requisito real de tamaño de archivo.

En la casilla "Descripción del espécimen", se describe esencialmente de qué se trata la imagen y por qué es importante. En este caso, escribí dos frases porque incluí dos especímenes distintos, pero me habría bastado con un solo espécimen y una sola frase. Como estos especímenes no estaban en un sitio web, dejé en blanco los campos URL del sitio web y fecha de acceso.

Para los campos de la fecha de primer uso, suelo poner la fecha en que presenté la solicitud, a menos que tenga razones para creer que este cliente específico se beneficiaría de poner una fecha anterior. La fecha de primer uso es una fecha "en o antes", lo que significa que no se compromete a una fecha de primer uso concreta si pone la fecha de hoy. La verdadera fecha de primer uso podría ser años anterior y se le permitiría demostrarlo si alguna vez tuviera que litigar contra otra empresa por infracción de la marca. No está obligado a respetar la fecha de primer uso que indique en la solicitud de marca, a menos que la fecha que haya indicado sea demasiado pronto.

Ejemplos de marcas de la clase 42 y declaración de uso

Estamos fingiendo en la clase 42 para la versión basada en la web de uno de nuestros procesadores de pago, Raya

Clase 42 Ejemplo de software basado en la web

En el caso de Stripe, he tomado una captura de pantalla de la página que te permite registrarte como usuario.

Captura de pantalla de ejemplo de la clase 42, página de registro.

Esta página de registro es ideal para un espécimen de software basado en la web porque incluye la marca comercial ("Stripe"), una descripción del producto y una forma de que los consumidores accedan al software. 

Algunos productos de software no describen el producto en absoluto en sus páginas de registro, en cuyo caso es probable que tengas que hacer una segunda captura de pantalla de una página descriptiva del sitio web (quizá la página principal o la de "características").

Otra posible muestra para la mayoría de los tipos de software basado en la web es una captura de pantalla de la propia aplicación basada en la web. Sin embargo, Stripe no parece mostrar su nombre de marca cuando se utiliza su software basado en la web, por lo que no era una opción aquí.

Clase 42 Ejemplo de declaración de uso/alegación de uso

La principal diferencia entre esta alegación de uso y la que hice para la clase 9 es que se incluye una URL y una fecha de acceso a la página web en la que hice la captura de pantalla. 

Declaración de uso de la marca de software de la clase 42 Ejemplo de captura de pantalla
Captura de pantalla de una declaración de uso/alegación de uso de software de la clase 42, tal y como aparece en una solicitud de marca TEAS Plus. Haga clic para ampliar.

Esto no se debe a que haya presentado la solicitud en la clase 42 en lugar de la clase 9, sino a que se trata de una muestra web. Una alegación de uso de la clase 9 puede incluir una URL y la fecha de acceso también si la muestra es una captura de pantalla de un enlace de descarga en un sitio web.

Como expliqué en la solicitud de muestra de la clase 9, suelo indicar la fecha en que presenté la solicitud para las fechas de primer uso con el fin de evitar comprometer a mi cliente con una fecha que podría ser demasiado temprana.

Conclusión:

Las clases de marcas de software y las alegaciones de uso son complicadas, así que espero que esta guía haya aclarado un poco las cosas. Tengo otra entrada en el blog de Communer que tiene varios ejemplos más de especímenes de marcas comerciales si todavía no estás seguro de cómo se supone que es un espécimen. Incluso mejor, escribí el Manual de muestras de marcasque puede comprar en la página de Guías Legales de Communer.

Aunque la elección de la clase de marca correcta para el software es importante, lo más importante es crear un nombre de marca fuerte y haz que un abogado lo investigue por ti antes de construir tu empresa y tu tecnología en torno a él.


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