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Sobre el abogado judío

Jeremy con el perro de otra persona.

 

Jeremy Peter Green Eche es un abogado especializado en marcas y fundador de JPG Legal y Communer. Es el abogado de registro de más de 2.500 registros de marcas en Estados Unidos. En 2019, JPG Legal fue clasificado como el bufete de abogados #16 de Estados Unidos por el número de solicitudes de marcas federales presentadas. Eche se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern con una beca completa. Thomson Reuters le seleccionó como Super Lawyers Rising Star en Propiedad Intelectual para 2021.

 

A Eche le gusta dibujar e ilustrar cómics. Es conocido por comprar ClintonKaine.com en el 2011 y poner ahí su caricaturas de política en el 2016. Lo cual lo llevó a aparecer en todas las principales estaciones de noticias de cable, y en varias fuentes mas de las principales de noticias noticias importantes, antes de USA TodayCNBC, CNN Money, NPR's Morning Edition, WIRED, MSNBC, ForbesEl New York Daily NewsHLN, CNN Politics, DCist, Revista ABAVox.com, CNET, Mic.com, NBC News, Refinery29, el Globe and Maily otras fuentes de noticias. Antes de convertirse en abogado de marcas, era conocido por siendo dueño de ClintonKaine.com y alojando sus cómics allí durante las elecciones de 2016, antes de anunciar su venta del nombre de dominio en la edición matutina de NPR. Morning Edition.

 

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Eche es miembro del National Lawyers Guild y de la Barra de Abogados LGBT de Nueva York. Anteriormente se desempeñó como Consejero General de Teamsters Local 922. Eche también es un corredor licenciado de bienes raíces en Nueva York. Vive en Brooklyn, Nueva York con su esposa, Stephanie Eche, una artista y consultora creativa.

 

Puede contactarlo en info@jpglegal.com.

Calendario de renovación de marcas: ¿Con qué frecuencia hay que renovar?


Reloj de dibujos animados que se asemeja al símbolo ® con las agujas del reloj que son extensiones de una letra R mayúscula. Firmado por Jeremy Eche.

La gente me pregunta a menudo con qué frecuencia hay que renovar una marca en Estados Unidos. Me gustaría que la respuesta fuera sencilla. Podría decir "cada diez años" y técnicamente sería correcto, pero sería engañoso porque no responde realmente a la pregunta que la gente hace.

Sí, es cierto que no es necesario presentar una renovación de la Sección 9 para su marca estadounidense hasta 9 o 10 años después del registro de su marca, y cada diez años después. Pero hay algo más que tienes que presentar entre cinco y seis años después de alcanzar el registro, y por alguna razón la USPTO no lo llama renovación. 

En cambio, esta presentación de seis años se llama presentación de mantenimiento de la Sección 8. Esta es la única vez que tiene que presentar este extraño documento de mantenimiento que no es técnicamente una renovación. Luego, cuatro años después, hay que presentar una renovación de la Sección 9 junto con otra presentación de la Sección 8 al mismo tiempo. Después, cada diez años, hay que presentar otra renovación de la Sección 8+9.1

Vale, está bien, pero ¿con qué frecuencia hay que renovar una marca?

Así pues, para la mayoría de las personas que me preguntan con qué frecuencia hay que renovar una marca, la respuesta más útil y menos engañosa es la siguiente: 

Tiene que presentar un documento de mantenimiento seis años después de que su marca llegue al registro, luego presentar una renovación cuatro años después, y luego presentar una renovación cada diez años después. 

El plazo exacto para la primera presentación de mantenimiento según la Sección 8 o la Sección 71 es el de los seis años siguientes a la fecha de registro de su marca (no la fecha en que presentó la solicitud de marca). Sin embargo, si no cumple ese plazo principal, dispone de un periodo de gracia de seis meses durante el cual aún puede presentar la solicitud de mantenimiento pagando una tasa de penalización adicional. 

La renovación de la Sección 9 debe presentarse antes de que se cumplan los 10 años del registro, con su propio periodo de gracia de seis meses después. La renovación a los 10 años requiere en realidad una doble presentación que consiste en los documentos de la Sección 8 y de la Sección 9. Lamentablemente, esto significa que las tasas de presentación y las tasas del periodo de gracia son mucho más altas para la presentación de 10 años que para la presentación de 6 años. 

La buena noticia es que después de haber presentado la renovación combinada de la Sección 8+9 diez años después de su registro, ahora sólo tiene que presentar una renovación cada 10 años. La siguiente presentación de la Sección 8 debe realizarse al mismo tiempo que la siguiente presentación de la Sección 9, 10 años después de la última renovación combinada de la Sección 8+9.

Calendario de renovación de la marca

Cuadro del ciclo de renovación de marcas y plazos con la firma de Jeremy Eche y la URL jpglegal.com
Cuadro que muestra el calendario de plazos de renovación y mantenimiento de la marca. El "1 año" entre la fecha de presentación de la solicitud de marca y la fecha de registro es una estimación. No existe un plazo estándar para que una solicitud de marca llegue al registro.

¿Por qué son tan confusos el lenguaje y los plazos de renovación de las marcas?

No es culpa de la USPTO que la presentación requerida seis años después del registro no se llame renovación. Simplemente están utilizando el lenguaje de la Ley LanhamLa Ley de Marcas de EE.UU. es una ley aprobada por el Congreso y firmada por el Presidente Harry Truman en 1946. La mayor parte de la legislación moderna sobre marcas en Estados Unidos, incluida la jurisprudencia, se remonta a esta ley. 

La sección 8 de la Ley Lanham cubre las solicitudes de "mantenimiento" y la sección 9 cubre las "renovaciones". Así que la USPTO obtiene su peculiar lenguaje y calendario de esas secciones y del resto de la Ley Lanham.

¿Comienza el plazo de renovación de la marca estadounidense en la fecha de registro o en la fecha de presentación de la solicitud?

Si ha registrado una marca en un país extranjero, probablemente esté acostumbrado a la idea de que la renovación de la marca debe realizarse diez años después de la fecha de presentación para la solicitud, no la fecha en que su marca llegó al registro. 

En la mayoría de los países no estadounidenses en los que he gestionado solicitudes de marca, el certificado de marca indica la fecha de renovación, exactamente 10 años después de la fecha de presentación de la solicitud. Estados Unidos es el único país que conozco en el que el plazo de renovación comienza cuando se alcanza el registro, no cuando se presenta la solicitud.

Tiene sentido empezar el calendario en la fecha de presentación. En EE.UU. y en la mayoría de los demás países, sus derechos de marca nacional comienzan el día en que presentó la solicitud, siempre que acabe llegando al registro. 

Por ejemplo, si usted presentó una solicitud de marca estadounidense el 10 de enero de 2015 y no alcanzó el registro hasta el 10 de enero de 2020, sus derechos de marca federal comenzaron en 2015, no en 2020. Sin embargo, su calendario de renovación/mantenimiento no comenzó hasta 2020, lo que significa que su presentación de mantenimiento de seis años de la Sección 8 no debe realizarse hasta 2026 y su renovación de 10 años de la Sección 8+9 no debe realizarse hasta 2030.

Paralización del proceso de solicitud de marca para retrasar las tasas de renovación exigidas

Esto significa que si un solicitante de alguna manera estanca su proceso de registro de marca en EE.UU., puede retrasar sus plazos de mantenimiento y renovación sin cambiar la fecha efectiva en que comenzó a recibir la protección de la marca federal. Esto puede ser beneficioso desde el punto de vista económico, ya que significa que el solicitante puede esperar más tiempo antes de pagar todos los honorarios de presentación y de abogado requeridos para el mantenimiento y la renovación.

Mientras el solicitante llegue al registro, seguirá obteniendo protección desde su fecha original de presentación, al tiempo que disfrutará de las otras beneficios de tener una solicitud de marca pendiente.

Hay diferentes maneras de que un solicitante paralice una solicitud de marca sin pagar ninguna tasa. Si el solicitante recibe una acción de la oficina, puede esperar hasta la fecha límite para presentar una respuesta en lugar de presentarla inmediatamente. El solicitante puede incluso presentar una respuesta que sabe que dará lugar a una segunda acción de la oficina, y luego esperar el tiempo de esa segunda acción de la oficina antes de presentar una respuesta que resuelva los problemas del examinador de la USPTO con la solicitud.

Un solicitante también puede ver suspendida su solicitud a la espera del resultado de una solicitud anterior de un tercero que pueda inducir a confusión con la marca del solicitante. En algunos casos, una solicitud de marca puede quedar suspendida durante muchos años. El examinador de la USPTO suele realizar una comprobación de la suspensión cada seis meses aproximadamente para ver si la solicitud debe seguir suspendida. Si usted sabe que la solicitud presentada anteriormente ya ha sido abandonada o ha llegado al registro, pero no tiene prisa, puede evitar informar al examinador de la USPTO de este hecho y esperar a que realice su comprobación periódica de la suspensión cuando tenga la oportunidad.

En una ocasión, una solicitud de marca llegó al registro más de cinco años y medio después de haberla presentado. Esto significa que la presentación del mantenimiento de seis años no debía realizarse hasta 10,5 años después de la presentación original de la solicitud.

¿Por qué la USPTO pone en marcha el reloj de renovación en la fecha de registro, a diferencia de casi todos los demás países? Mi mejor conjetura es que exigen una "renovación" mucho antes que otros países. En el caso anterior, en el que mi solicitud tardó 5,5 años en llegar al registro, mi solicitud de mantenimiento de seis años habría tenido que presentarse menos de medio año después de llegar al registro si el calendario de renovación empezara en la fecha de presentación de la solicitud. Algunas solicitudes tardan incluso más de seis años en ser registradas, lo que desbarataría el calendario de renovación de la marca en EE.UU.

Como leerá más adelante, la mayoría de los demás países no exigen ninguna presentación de "mantenimiento"; sólo requieren renovaciones de 10 años. Por lo tanto, no suelen enfrentarse al problema de que la fecha de registro pueda ser posterior a la fecha de mantenimiento de seis años.

¿Es Estados Unidos el único país que exige la renovación/presentación de la marca después de seis años? ¿Por qué?

Estados Unidos es el único país que he encontrado que exige una presentación de mantenimiento seis años después del registro. En otros países no se utiliza un lenguaje confuso en cuanto a cuándo renovar la marca. Como he mencionado anteriormente, en muchos otros países el propio certificado de marca indica la fecha exacta en que debe renovarse, que es exactamente 10 años después de haber presentado la solicitud.

Estados Unidos exige el uso en el comercio de las marcas, otros países no

¿Por qué Estados Unidos tiene un plazo de presentación de seis años cuando otros países no lo tienen? Creo que esto está relacionado con otro requisito único para las marcas estadounidenses: Los solicitantes de marcas estadounidenses deben, por lo general, estar utilizando su marca en el comercio antes de llegar al registro. En otras palabras, sus productos o servicios deben estar a disposición de los consumidores con sede en Estados Unidos en algún momento del proceso de solicitud de la marca antes de poder terminar. 

La mayoría de los países con los que he tratado no tienen un requisito de uso en el comercio, lo que significa que cualquiera que tenga un nombre que quiera proteger con un registro de marca puede simplemente registrarlo sin vender nada.

Tanto los requisitos de uso en el comercio como los de mantenimiento de la sección 8 impiden la "invasión de marcas" en los Estados Unidos.

Prefiero el sistema de EE.UU. porque si no se exigiera el uso en el comercio, la "okupación" de marcas sería muy común de la misma manera que lo es la okupación de nombres de dominio. No tengo nada en contra de los ciberocupas (Yo mismo fui uno), pero ya es bastante difícil conseguir un nombre de marca "registrable" en Estados Unidos sin tener que preocuparse de que toneladas de personas reserven nombres que no tienen intención de utilizar en el comercio. De todos modos, algunas personas aprovechan las lagunas jurídicas para ello, pero sus registros seguirán estando en un terreno legal inestable.

El objetivo principal de la presentación de mantenimiento de la Sección 8 durante seis años es asegurarse de que el propietario de la marca sigue utilizándola en el comercio. No está renovando su marca, sólo está dando a la USPTO pruebas y su palabra de que no dejó de usar la marca en algún momento después de alcanzar el registro.

Supongo que la USPTO considera que 10 años es demasiado tiempo para que alguien se ponga en contacto con ellos tras alcanzar el registro. Para mí tiene sentido. Algunos de mis clientes incluso abandonan su negocio antes de que su marca se registre, a pesar de haber estado utilizando su marca en el comercio cuando la solicitamos por primera vez. ¿Debería su marca "fantasma" atascar la base de datos de la USPTO y bloquear nuevas solicitudes durante 10 años? Eso parece extremo. Así que, como cuestión de política pública, creo que el requisito de mantenimiento de seis años está justificado.

¿Cuál es el plazo de presentación para la renovación o el mantenimiento de una marca?

El plazo durante el cual puede presentar una renovación de la sección 8 o de la sección 9 siempre comienza un año antes del plazo principal. Por lo tanto, si usted alcanzó el registro el 15 de enero de 2018, su ventana de presentación de mantenimiento comienza el 15 de enero de 2023 - exactamente cinco años después de alcanzar el registro - y termina el 15 de enero de 2024, un año después. A continuación, tiene un período de gracia de seis meses, desde el 16 de enero de 2024 hasta el 15 de julio de 2024, durante el cual todavía puede presentar su declaración de mantenimiento de la Sección 8 si paga una tasa de penalización adicional por el período de gracia. 

En resumen, el plazo de presentación de la primera solicitud de mantenimiento de la sección 8 es de 5 a 6 años a partir de la fecha de registro, más un periodo de gracia adicional de seis meses. El plazo de presentación para la primera renovación de la Sección 8+9 es de 9-10 años a partir de la fecha de registro, más un periodo de gracia adicional de seis meses. 

¿Cuándo debe contratar a un abogado para renovar el registro de su marca?

Generalmente recomiendo contratar a un abogado de marcas asequible para la presentación de la renovación/mantenimiento de su marca justo cuando comienza el plazo de presentación de un año. Esto le da tiempo al abogado para asegurarse de que reúne suficientes pruebas de que usted está utilizando su marca en el comercio. Además, si por alguna razón la USPTO tiene un problema con su presentación de mantenimiento o renovación, es más fácil responder a sus preocupaciones si todavía está dentro de su ventana de presentación, porque hay situaciones en las que puede querer presentar una presentación de reemplazo de la Sección 8 y / o 9 en lugar de responder directamente a la acción de la oficina de la USPTO después del registro.

En cualquier caso, no recomiendo esperar a que se acerque la fecha límite principal o el plazo de gracia para intentar renovar la marca. Tengo muchos clientes que nos contratan dos semanas antes de una de estas fechas límite porque intentaron presentarla ellos mismos y no pudieron hacerlo. Esto suele deberse a que el proceso era demasiado complicado o a que el propietario de la marca tiene su sede en un país extranjero y, por lo tanto debe ser representado por un abogado con licencia de EE.UU..

Cuando la fecha límite está tan cerca, se hace mucho más difícil para nuestra firma trabajar con usted para reunir las pruebas adecuadas de uso en el comercio con el fin de cumplir con los requisitos de la USPTO. Si usted sabe que el plazo de mantenimiento o renovación de su marca está a punto de abrirse, puede considerar ir a nuestro formulario de renovación/mantenimiento de la marca y empezar a archivar ahora.

1Los solicitantes que registraron su marca en Estados Unidos sobre la base de un registro de marca extranjera utilizando el Protocolo de Madrid no presentarán la Sección 8 o la Sección 9. En su lugar, presentarán una presentación de la Sección 71 a los seis años y otra presentación de la Sección 71 10 años después del registro y cada 10 años a partir de entonces. Si, como la mayoría de los solicitantes, usted no presentó su solicitud de marca en Estados Unidos utilizando un registro extranjero como base, entonces tendrá que presentar la Sección 8 y la Sección 9.


Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestro
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