Cómo inventar un nombre de marca: Los consejos de un abogado

No le sorprenderá que los clientes me pregunten con frecuencia cómo dar con un nombre de marca que puedan registrar con éxito como marca. A veces lo preguntan después de que les demos una opinión legal negativa sobre el nombre que querían registrar. Otras veces lo preguntan después de recibir una negativa importante de la USPTO y tienen que pensar en un nuevo nombre.

A lo largo de los años, he perfeccionado y aumentado tanto mi respuesta a esta pregunta que ahora merece la pena compartirla públicamente. En este post lo haré:

1. Repase algunos aspectos básicos de las marcas registradas que debe tener en cuenta a la hora de idear un nombre para su empresa.
2. Discuta otros factores de denominación que los empresarios deben tener en cuenta, más allá de la ley de marcas convencional.
3. Te diré qué estrategias utilizo cuando intento pensar en un nuevo nombre de marca, especialmente si me cuesta pensar en algo.
4. Explica cómo hacer una búsqueda de marcas muy básica sobre tu idea de marca antes de empezar a invertir tiempo y dinero en ella.

¿Qué es exactamente una marca comercial? ¿Es una marca comercial?

En este artículo voy a utilizar indistintamente palabras como "marca comercial", "marca" y "nombre de marca" porque a menudo se refieren a lo mismo. Una marca comercial es un nombre, un logotipo, un eslogan u otro signo que alguien utiliza en el comercio para identificar una fuente de productos o servicios. En otras palabras, es un identificador de marca. Las marcas son un tipo de marca comercial. 

Se empiezan a acumular derechos de marca de "derecho común" limitados para un nombre de marca tan pronto como se empiezan a ofrecer bienes o servicios con ese nombre. Sin embargo, la obtención de un registro de marca federal en la USPTO proporciona unas ventajas legales y prácticas tan importantes que la mayoría de las empresas deberían evitar decidirse por un nombre hasta que un abogado les diga que es probable que puedan registrarlo con éxito como marca. A continuación, deberían presentar su solicitud de marca lo antes posible. 

El registro de su marca como marca a nivel federal le otorga derechos presuntos sobre ese nombre en todos los estados y territorios de Estados Unidos. Dicho esto, algunas marcas son intrínsecamente más "fuertes" que otras, lo que les confiere un mayor alcance de protección. Un empresario inteligente debe mirar más allá del binario registrado o no registrado. Su objetivo debe ser elegir un nombre de marca que dé lugar a una fuerte registro de marcas.

¿Qué es una "buena" marca?

Para entender por qué algunas marcas se consideran fuertes y otras débiles, hay que entender el espectro del carácter distintivo. Todas las clases que tomé en la escuela de derecho que incluso tocaron las marcas registradas cubrieron este espectro. El nombre de su marca y las palabras individuales que contiene tienen un cierto nivel de carácter distintivo inherente sólo en función de la relación de su marca con los productos o servicios que ofrece. De más a menos distintivo, su marca puede ser considerada:

1. Fanciful
2. Arbitrario
3. Sugerente
4. Descriptivo
5. Genérico

Un buen abogado de marcas puede decirle aproximadamente en qué lugar de este espectro se encuentra usted sin realizar ninguna búsqueda. Cuanto más distintiva sea su marca, mejor. Las marcas fantasiosas, arbitrarias y sugestivas pueden registrarse como marcas. Si su marca es definitivamente descriptiva o genérica, probablemente querrá idear un nombre de marca diferente antes de que su abogado pierda el tiempo realizando una búsqueda de marcas. A continuación entraré en más detalles.

Marcas fantasiosas y arbitrarias

Los mejores nombres de marca, desde el punto de vista de las marcas, consisten en palabras como VERIZON o ZILLOW (marcas de fantasía). Los siguientes mejores son nombres que no tienen nada que ver con su sector, como PENGUIN para los libros (marcas arbitrarias).

Los nombres extravagantes y arbitrarios tienen la doble ventaja de ser más fáciles de comprobar en caso de conflicto y de tener un mayor alcance de protección si se llega a registrarlos. Si le gusta el nombre PENGUIN para los libros, basta con averiguar si otra persona posee una marca que contenga la palabra "pingüino" para libros o productos/servicios relacionados. Si logra registrar ese nombre, puede sentirse bastante seguro sabiendo que tendrá un gran caso legal contra alguien más en su industria que utilice la palabra "pingüino" en su nombre de marca.

Marcas sugestivas

Denominar a su marca con un nombre que sea "sugerente" de una característica de sus productos sin describirla directamente también es aceptable, pero puede ser más difícil dar una opinión legal y protegerla que algo arbitrario o de fantasía. Un ejemplo de marca sugestiva sería algo como STRONGPLAY para el equipamiento deportivo. 

Me resultaría muy difícil dar una opinión legal sobre STRONGPLAY. Contiene dos palabras muy utilizadas en el sector del equipamiento deportivo. Si tenemos muy mala suerte, un examinador de marcas de la USPTO podría rechazarla basándose en la probabilidad de confusión con una marca existente que contenga "strong" o "play". Esto no debería ocurrir porque ambas palabras se utilizan con mucha frecuencia en este sector, pero en otros casos no será tan fácil saberlo.

Un peligro más probable es la existencia de un registro de marca que utilice un par de términos similares como STRONGESTPLAY o STRONGPLAYER. El resultado de la solicitud de marca en esta situación podría depender fácilmente de la dureza de nuestro abogado examinador de la USPTO asignado al azar. O simplemente de cómo se sienta ese día. Esto se suma a los peligros habituales como equivalentes fonéticos - marcas comerciales que suenan casi igual entre sí. Un registro de STRUNGPLAY o STRONG PLEY para los mismos productos probablemente daría lugar a una denegación. 

Marcas meramente descriptivas

Debe evitar las marcas que son "meramente descriptivas" de una característica de sus productos/servicios, de su empresa o de sus consumidores previstos. Si todas las palabras de su marca son meramente descriptivas, el nombre de la marca no será protegible, salvo en determinadas circunstancias. Esto significa que probablemente no alcanzará el registro en el Registro Principal de marcas.

Un ejemplo de marca meramente descriptiva sería MEN'S HAIRSHAVE COMPANY para una marca de maquinillas de afeitar. Alguien con ese nombre de marca tendría que ser la única empresa que utilizara esa marca durante varios años antes de poder intentar establecer algún derecho de marca sobre ella. Si se solicitara ese nombre, se tendría suerte si se consiguiera entrar en el Registro Suplementario, por no hablar del Registro Principal.

El Registro Suplementario es donde se permite el registro de algunas marcas descriptivas hasta que hayan adquirido carácter distintivo con el tiempo. Las marcas del Registro Suplementario tienen una protección mucho más débil. Las plataformas como Amazon y Google generalmente no le permiten utilizarlas para hacer valer sus derechos de marca contra los infractores.

Marcas engañosamente "erróneas"

Otro peligro es utilizar palabras que no describen su producto, pero que podrían describir los productos de sus competidores. Por ejemplo, si sólo vende esmalte de uñas negro bajo el nombre RED NAIL POLISH COMPANY, puede recibir una denegación por ser meramente descriptivo. O peor aún, puede recibir una denegación por ser "engañosamente descriptivo". Esto significa que su nombre de marca induce a error a los consumidores sobre su producto, y no es elegible ni siquiera para el Registro Suplementario.

Marcas genéricas

Nunca debe elegir un término genérico como nombre de su marca. Los términos genéricos son palabras o frases que los consumidores reconocen como un simple nombre para un producto. Ejemplos de términos genéricos son PET FOOD y POTATO SACK. A no ser, por supuesto, que estos términos se utilicen en sectores completamente ajenos, como el mencionado APPLE para los ordenadores. POTATO SACK es una buena marca para vender ordenadores, pero es una mala marca para vender sacos de patatas (o patatas). Si el nombre de su marca es un término genérico en su industria, nunca podrá ser registrado como marca, ni protegido contra las infracciones.

Los nombres "aleatorios" son mejores que los relevantes

En resumen, cuanto menos tenga que ver el nombre de su marca con su sector, más fácil será protegerlo como marca. Será más fácil de registrar, más fácil de hacer valer contra los infractores y, por lo general, también es mejor para la marca. Esto, por supuesto, suponiendo que alguien más de su sector no esté utilizando ya un nombre similar.

A muchos de mis clientes esto les parece contradictorio. Lo que quieren es llamar a su servicio de Internet de alta velocidad LAGFREE o WIFICONNECT o cualquier otra cosa que explique lo que hace el producto. Se preguntan: "¿Cómo van a saber los clientes cuál es nuestro producto si el nombre no lo explica?".

Pero puede decir a los clientes qué es su producto sin sacrificar la fuerza de la marca. Siempre puede utilizar una combinación de palabras distintivas y palabras descriptivas/genéricas. Mientras tenga una palabra distintiva en su marca, como VERIZON, puede tener también una palabra descriptiva/genérica como WIRELESS o PHONES. Mejor aún, en lugar de registrar VERIZON WIRELESS, puede registrar simplemente VERIZON y luego llamar a su servicio de Internet inalámbrico "Verizon® Wireless" en su marca. Puedes hacerlo.

También tiene sentido, desde el punto de vista comercial, evitar nombres relacionados con su producto. ¿Por qué limitarse cuando no es necesario? Es posible que dentro de unos años quieras diversificar tu negocio con otros productos que aún no has imaginado. 

Colgate: Una gran marca "al azar"

Uno de los primeros productos que Colgate vendió fueron las velasdécadas antes de que empezaran a vender pasta de dientes. Imagine que el fundador hubiera llamado a la empresa "Slow-Burn" o "LardWax". ¿Le gustaría ver esos nombres en el envase de algo que piensa meterse en la boca? Afortunadamente para William Colgate, su apellido no tenía ningún significado real y, por tanto, podía utilizarse para vender cualquier producto. Como resultado, él y sus descendientes nunca tuvieron que cambiar el nombre de su marca.

Los nombres sugerentes pueden ser buenos si no te limitan

Su nombre no tiene que ser totalmente aleatorio, por supuesto. Puede sugerir vagamente algo sobre su producto sin tener ninguna conexión obvia con su industria o producto. "Google" es un gran ejemplo de un nombre que podría ser considerado por los tribunales como un nombre arbitrario, pero que en la mente de los fundadores era sugerente. Al ser un error ortográfico de "googol" (un número insondablemente alto), alude a la enorme capacidad de su motor de búsqueda. Ahora Google es un gigante en muchos sectores y su nombre funciona perfectamente en todos ellos. 

Cuanto más inusual sea su nombre, mejor

ZenPayroll: Una terrible elección de nombre

Contrasta Google con ZenPayroll, una startup de software de nóminas que tuvo que cambiar su nombre a Gusto cuando sus directivos se dieron cuenta de que también querían ofrecer servicios de beneficios para los empleados. Su error inicial de elegir un nombre tan específico y descriptivo significó que no podían ni siquiera ramificarse en servicios complementarios sin pasar por la enorme molestia de un cambio de nombre varios años después de la fundación de ZenPayroll.

No sólo la parte "Payroll" de su nombre era demasiado específica, sino que la parte "Zen" de su nombre era tan común que ya estaba siendo utilizada por una importante empresa de beneficios para empleados. La otra empresa es Zenefits, que también se expandió de los beneficios a la nómina, lo que la convierte en una imagen espejo de ZenPayroll. "Zenefits" tampoco es un nombre sorprendente, pero al menos es una palabra "inventada".

El fracaso de ZenPayroll demuestra que el hecho de que se pueda registrar con éxito el nombre elegido como marca no significa que se deba utilizar ese nombre. En primer lugar, el carácter descriptivo de la segunda palabra de su nombre limitó su capacidad de ramificación a otras categorías de productos. En segundo lugar, la falta de originalidad en su elección de nombre garantizaba futuros conflictos de marcas en cuanto ampliaran su ámbito de productos. 

Apple: Arbitraria, pero no extraña

Muchos abogados de marcas parecen no estar de acuerdo conmigo en esto, pero mi opinión es que Apple no eligió un nombre ideal. Sí, su nombre se considera el ejemplo de libro de texto de un nombre fuerte y arbitrario; de hecho, lo aprendí en la facultad de Derecho. Eligieron una palabra que no tenía nada que ver con sus productos, lo que les dio una protección muy fuerte para esa palabra en su industria. 

Sin embargo, cuando empezaron a expandirse fuera del campo de la informática, se encontraron con que las empresas ya poseían la palabra "manzana" en muchos otros sectores. Es una palabra muy común, que se utiliza habitualmente en las conversaciones, así que muchos propietarios de empresas la ponen en sus nombres de marca. Con el tiempo, Apple se expandió en el campo de la música y tuvo que luchar contra la compañía discográfica de los Beatles, Apple Records, de forma intermitente durante décadas. 

Este es un escenario de pesadilla para una gran empresa: toparse con otra gran empresa con el mismo nombre que tiene un presupuesto legal interminable y una razón válida para mantenerte fuera de su industria. Apple (Computers) acumuló enormes facturas legales y finalmente acabó comprando los derechos de la palabra "Apple" para la música por una cantidad que se informó. $500 millones.

Google es mejor que Apple

Evidentemente, es mucho mejor estar en la posición de Google, que eligió un nombre tan inusual que no sólo pudo llegar al registro con facilidad, sino que también tuvo un camino claro para expandirse a otras industrias sin tener que luchar contra nadie por él. Además, cuando eliges un nombre tan distintivo como Google, también tienes derecho a una protección de marca mucho más amplia y fuerte que la de un nombre como Apple. 

Tiene sentido: Google es un nombre tan inusual que si la mayoría de los consumidores vieran una empresa médica o una empresa de dulces o un restaurante con la palabra "Google" en su marca, se preguntarían si estos productos están afiliados a Google de alguna manera, a pesar de que Google no es conocido por los servicios médicos, los dulces o los restaurantes. Esto no ocurre con un nombre como "Apple", incluso en sectores en los que "manzana" no es una palabra descriptiva. Probablemente había miles de empresas en Estados Unidos que ya tenían la palabra "Apple" en su nombre cuando Apple empezó a vender ordenadores, y probablemente se han creado miles más desde entonces, en casi todos los sectores imaginables, porque es una palabra muy común y, por tanto, un elemento de nombre común.

Un nombre arbitrario se convierte en descriptivo cuando una empresa se expande lo suficiente

No sólo es posible que su nombre se utilice en muchas marcas porque es una palabra común, sino que su nombre, supuestamente arbitrario, puede ser en realidad descriptivo, genérico o muy sugestivo en una industria a la que acabe por expandirse, aunque nunca lo haya planeado originalmente. "Apple" es arbitrario en la industria informática, pero es muy sugerente y común en la industria de la salud. Por alguna razón, la gente piensa en salud cuando piensa en manzanas. "Manzana" también es una palabra genérica para un producto en las industrias de la alimentación y la restauración.

Yo mismo tuve un cliente en la industria de la salud que obtuvo la aprobación de la USPTO para una marca con "Apple", sólo para que Apple se opusiera a la solicitud. No querían que los consumidores confundieran los servicios de mi cliente con el software de seguimiento de la salud que viene en los iPhones y los Apple Watch. Imagínense a cuántos cientos de pequeñas empresas debe enviar Apple cartas amenazantes cada año en casos como este. Eso es caro y malo para crear buena voluntad entre los consumidores potenciales.

En primer lugar, el objetivo de proteger una marca es generar la buena voluntad de los consumidores hacia el nombre de su marca. Irónicamente, cuanto más cree Apple que tiene que proteger su marca, más la perjudica por la mala voluntad que genera al intimidar a las pequeñas empresas. Google ha evitado por completo este quebradero de cabeza.

Mira muy, muy lejos al idear el nombre de tu empresa

En resumen, un empresario ambicioso con la vista puesta en un futuro lejano -décadas después de la fundación de la empresa, cuando ésta pueda haber entrado en sectores aparentemente no relacionados- elegirá un nombre que no sólo no tenga nada que ver con las ofertas actuales de la empresa, sino que además no exista ni sea probable que exista por casualidad en ningún otro sector. El nombre de la nueva empresa no debe ser descriptivo o genérico en otros sectores, ni debe ser una palabra lo suficientemente común como para que los fundadores de otros sectores la utilicen en su denominación, haciendo que los consumidores vean el nombre en otros sectores y asuman que no es su empresa por lo común que es la palabra. 

Google es un ejemplo de este tipo de nombre ideal. Vornado es otro. El nombre "Vornado" es utilizado por dos grandes empresas distintas: un promotor inmobiliario y un fabricante de ventiladores eléctricos. El nombre es tan inusual que un consumidor típico puede sospechar que no es una coincidencia, y estará en lo cierto. Las dos Vornado solían ser una sola empresa hasta que se dividió en dos compañías hace varias décadas.

Imagínese lo fuertes que son los derechos de marca de una empresa cuando los consumidores pueden pensar que cualquier producto con el mismo nombre es probablemente fabricado por la misma empresa, sin importar lo poco relacionados que estén los productos. Este tipo de impresión de los consumidores da un poder tremendo a una empresa, tanto en términos prácticos de marketing como en el ámbito legal. Si Vornado siguiera siendo una empresa unificada, podría expandirse a cualquier sector con un mínimo de problemas.

Dónde buscar ideas para nuevos nombres de marcas

Los mercados de nombres de dominio son un buen lugar para empezar

Si tienes problemas para encontrar un nombre, un método que me ha resultado útil es visitar un sitio web de dominios, como Squadhelpy mirar qué nombres de dominio están disponibles. Puedes mirar "todos los nombres" si quieres un nombre fantasioso o arbitrario, o puedes mirar "por categoría" si quieres un nombre sugerente.

No compre el nombre de dominio hasta que un abogado haya evaluado esa marca. Comprar un nombre de dominio no le da derecho a utilizarlo. Muchos mercados de nombres de dominio incorrectamente se autodenominan "mercados de marca". Lo que les compra no es una marca; es muy probable que usted no podrá utilizar ese nombre de dominio en su sector por cuestiones de marcas.

Investigue usted mismo su marca antes de contratar a un abogado

Una vez que haya dado con un nombre que le parezca distintivo, le recomiendo que realice su propia búsqueda preliminar. Utilice el sitio web de la USPTO función de búsqueda básica de marcas de palabras así como una rápida búsqueda en Google. Comprueba si alguien parece estar utilizando el nombre en tu sector. Si ves una marca registrada que es algo similar a la tuya en la base de datos de la USPTO, mira los productos/servicios. Si los productos pueden considerarse relacionados con los suyos, póngase en el lugar de esa otra empresa. ¿Su marca propuesta le haría enfadar si usted fuera ellos? Si la respuesta es afirmativa, probablemente debería abandonar ese nombre. Una vez que haya realizado esta búsqueda y no haya encontrado ningún obstáculo, estará listo para obtener la opinión legal de un abogado.

Sólo hay que comprar una marca en un intercambio de marcas

Si quiere saltarse el riesgo y la espera que conlleva la solicitud de una marca, también puede consultar marcas registradas a la venta en Communer. Communer es un nuevo mercado que he desarrollado donde la gente puede comprar y vender marcas registradas.

Los vendedores en Communer suelen estar tratando de recuperar sus costes de proyectos empresariales fallidos o de cambio de marca. Esto significa que las marcas registradas a la venta en Communer no son mucho más caras que tener un abogado que investigue y registre una nueva marca. Cuando se tiene en cuenta el coste potencial de tener que cambiar de marca después de que se rechace la solicitud inicial de marca, la compra de una marca ya registrada parece una gran inversión.

No te apegues demasiado a tu primera elección de marca

Prepárese para abandonar un nombre al que puede haberse encariñado. Es muy probable que su abogado le diga que no es viable, incluso después de haber hecho su propia búsqueda. Puede que te cueste imaginar el futuro con un nombre de marca diferente, pero créeme: una vez que tienes la mente preparada para aceptar un nuevo nombre, resulta muy fácil cambiar de marcha. Es muy parecido a saltar a una piscina o a arrancarse una venda.

Sobre todo, no seas perezoso a la hora de idear un nombre de marca

Sea cual sea la forma de elegir un nombre, dedíquele tiempo y reflexión. Si no va a comprar un registro de marca existente, por favor obtener la opinión de un abogado sobre si podrá registrar el nombre. Haga esto antes de comprar un nombre de dominio y empezar a poner su nombre en los productos. Esta pequeña inversión de tiempo y dinero puede ayudarle a evitar tremendos problemas en el futuro que, en el mejor de los casos, serán costosos y, en el peor, existenciales.

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