La nueva regla de la USPTO: ¿Qué deben hacer los solicitantes de marcas extranjeras con sus marcas existentes?

¿Qué es la nueva norma de la USPTO?

A principios de este verano, la USPTO anunció una nueva regla que exige que todos los solicitantes y registrados de marcas domiciliados en el extranjero deben estar representados por un abogado con licencia estadounidense. Esta regla se aplica a cualquier solicitante "cuya residencia legal permanente o lugar de negocios principal se encuentra fuera de los Estados Unidos".

Además, todos los abogados que soliciten marcas en nombre de los clientes ahora deben ingresar al estado en el que tienen licencia, su fecha de admisión a la barra y su número de barra estatal (si corresponde en ese estado). También deben afirmar su posición como abogado con licencia de un colegio estatal de los Estados Unidos.

Captura de pantalla del formulario de presentación de marcas comerciales de USPTO TEAS Plus.

Si ya presenté una solicitud antes de la nueva regla, ¿me afectan?

Aunque sabía que esto impediría que las empresas y los empresarios extranjeros presentaran solicitudes de marcas bajo su propio nombre, realmente no pensé en cómo podría afectar a los solicitantes extranjeros que habían presentado sus solicitudes antes de que la regla entrara en efecto. Lamentablemente, la mayoría de esos solicitantes, a pesar de presentar su solicitud antes de que la norma surta efecto, tendrán que cumplir con el nuevo requisito.

Si usted es un solicitante con sede en un país extranjero que tiene una solicitud de marca pendiente con la USPTO, tendrá que contratar a un abogado con licencia estadounidense para que lo represente si la solicitud requiere presentaciones adicionales.

Esto significa que usted tendrá que contratar a un abogado con licencia estadounidense si:

• ●Su solicitud recibe cualquier acción oficial, incluyendo acciones menores oficiales, como un requisito de declaración de renuncia o un cambio en la descripción de la marca. La USPTO emite acciones oficiales para la mayoría de las solicitudes de marcas estadounidenses. Incluso las rectificaciones del examinador hechas por un examinador de la USPTO con su consentimiento requieren un abogado estadounidense.


• ●Usted presentó bajo una base de 1(b) intención de uso, o bajo una base de solicitud extranjera 44(d). Ambas bases requieren que el solicitante presente una solicitud adicional antes de llegar al registro, ya sea una declaración de uso para 1(b) o un certificado de marca extranjera para el 44 (d). Estas solicitudes adicionales deben ser presentadas por un abogado de los Estados Unidos.


• ●Desea realizar cualquier modificación de la solicitud, incluidas las identificaciones de productos/servicios o cualquier información sobre el propietario de la marca. Esto aplica incluso si su marca ya ha llegado al registro.

¿Qué sucede si ya tengo una marca registrada en EE. UU.?

Lamentablemente, aunque haya conseguido registrar completamente su marca antes de que se aplique la nueva norma, tendrá que contratar a un abogado con licencia de EE.UU. para que presente su declaración de mantenimiento de seis años y su declaración de renovación de diez años.

Varios empresarios extranjeros ya se han puesto en contacto conmigo para solicitar urgentemente la presentación de la renovación porque han esperado hasta el último momento, pensando que la presentarían ellos mismos unos días antes de su plazo de renovación. No dejes que el nuevo requisito te pille por sorpresa.

¿Cómo puedo encontrar un abogado de marcas comerciales con licencia estadounidense barato para hacerse cargo de mi marca comercial?

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