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Sobre el abogado judío

Autorretrato de Jeremy en el despacho de su casa.

 

Jeremy Green Eche es abogado especializado en marcas y fundador de JPG Legal y Communer, un mercado de marcas registradas. Es el abogado de registro de más de 4.000 registros de marcas en Estados Unidos. En 2019, JPG Legal fue clasificado como el bufete de abogados #16 de Estados Unidos por el número de solicitudes de marcas federales presentadas. Eche se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern con una beca completa. Thomson Reuters le seleccionó como Super Lawyers Rising Star en Propiedad Intelectual para 2021-2023.

 

Jeremy Green Eche es abogado especializado en marcas y fundador de JPG Legal y Communer, un mercado de marcas registradas. Es el abogado de registro de más de 4.000 registros de marcas en Estados Unidos. En 2019, JPG Legal fue clasificado como el bufete de abogados #16 de Estados Unidos por el número de solicitudes de marcas federales presentadas. Eche se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern con una beca completa. Thomson Reuters le seleccionó como Super Lawyers Rising Star en Propiedad Intelectual para 2021-2023.

 

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Eche reside en Brooklyn, Nueva York. Anteriormente fue Consejero General interno del sindicato Teamsters Local 922 en Washington, DC. Eche está casado con Stephanie Eche, un artista y consultora creativa cofundador de Communer con él. Tiene síndrome de Tourette moderado.

 

Puede contactarlo en info@jpglegal.com.

Marcas de juguetes: Qué hacer y qué no hacer para proteger una marca de juguetes


Imagen de Lego Group.

Cuando tenía cinco años, jugaba con Legos y me encantaban. No porque me gustara tener modelos acabados para presumir, sino porque entonces tenía suficiente imaginación para idear aventuras para los pequeños personajes de Lego, enfrentándolos entre sí y a los elementos.

Cuando tenía nueve años, el La isla de Lego y tenía muy buenas críticas, por lo que no me costó nada pedirles a mis padres que lo compraran. Por aquel entonces, mi imaginación había decaído, así que me entusiasmaba la idea de volver a vivir una aventura con mi gente de Lego en un entorno virtual.

La capacidad de Lego para atravesar sectores manteniendo el mismo nombre de marca fue esencial para aprovechar la nostalgia de los niños como yo y, al mismo tiempo, atraer nuestros gustos maduros. Si eres un aspirante a juguetero y quieres ofrecer a tus clientes productos atractivos en distintos sectores a medida que envejecen, es esencial que elijas un gran nombre de marca -una gran marca de juguetes- al principio de tu andadura.

Si elige un nombre de juguete que no pueda escalar con su éxito, o que tal vez no pueda protegerse en absoluto, la buena voluntad que ha acumulado con sus primeros clientes se desperdiciará, lo que se traducirá en una tremenda pérdida de ingresos potenciales que podría haber obtenido de la nostalgia que la gente siente por sus juguetes favoritos de la infancia.

Póster de película de Barbie con marca comercial
Póster de la película Barbie® de Warner Bros. Entertainment

Más allá de la infancia: El éxito de Barbie como marca de juguetes

Como ya sabrá, la Barbie® es un monstruo de la propiedad intelectual que rivaliza con cualquier héroe de cómic o serie de libros infantiles, más allá de ser simplemente un nombre de juguete. Hollywood acaba de estrenar una película de mil millones de dólares que utiliza la marca Barbie.® uniendo una marca de juguetes de uso doméstico con sorprendentes comentarios culturales que pillaron desprevenidos a muchos. 

Esta yuxtaposición de la marca de un juguete infantil familiar con las observaciones sociales de los guionistas de la película, Greta Gurwig y Noel Baumbach, entusiasmó a los cinéfilos, lo que se tradujo en críticas muy favorables y un tremendo éxito financiero. La película acabó llegando a un público tres o cuatro órdenes de magnitud mayor de lo que cabría esperar normalmente de una meditación de Baumbach y Gurwig sobre las normas de género y los condicionamientos sociales.

Sin embargo, todo este éxito podría no haber llegado nunca si la creadora de Barbie, Ruth Handler, y sus abogados de marcas no hubieran hecho un gran trabajo creando y protegiendo una marca de juguete memorable.

¿Qué podría haber salido mal? En primer lugar, podrían haberse equivocado de producto y haber rechazado su solicitud de marca, lo que podría haber permitido a un competidor registrar primero un nombre similar. Y lo que es menos obvio, podrían haber elegido un nombre menos distintivo que no destaque como lo hace el monónimo "Barbie", reconocible en todo el mundo.

Como abogado de varias docenas de marcas de juguetes, he acumulado muchos conocimientos y me he formado varias opiniones firmes sobre el tema. Tanto si estás intentando encontrar un nombre para tu marca de juguetes como si quieres saber cómo presentar una solicitud de registro de marca, este artículo te resultará muy útil. Si todo esto te parece demasiado complicado, puedes simplemente comprar una marca de juguetes ya registrada.

Siga leyendo para saber todo lo que sé y pienso sobre las marcas de juguetes.

I. SOLICITE la identificación correcta de sus productos. NO elija una identificación engañosa. 

A lo largo de los muchos años que he pasado presentando solicitudes de marcas, he descubierto que las marcas de juguetes se encuentran entre las más difíciles de clasificar utilizando Manual de identificación de marcas de la USPTO

Casi todos pertenecen a la Clase Internacional 28 (la clase de juguetes, juegos y aparatos de gimnasia), así que esa parte es fácil. Pero elegir la identificación exacta de sus productos puede ser difícil o incluso imposible.

Juguetes inventados: Bueno para la patente, malo para la marca

Muchos fabricantes de juguetes son inventores que crean productos que nunca antes se habían fabricado. Esto es estupendo cuando intentas patentar tu juguete e impedir que otros lo copien, pero un inconveniente cuando intentas registrar su nombre. Es muy probable que si has creado un nuevo tipo de juguete, no encuentres una clasificación adecuada para él en el manual de identificación de marcas de la USPTO. 

A veces sí. Por ejemplo, si inventa un robot de juguete que escucha la gramática de un niño y la corrige en tiempo real, puede solicitar "robots de juguete; robots de juguete inteligentes; juguetes educativos infantiles para el desarrollo de habilidades {gramaticales}" en la clase 28, además de unas cuantas identificaciones más. Así que ese no está mal. 

Pero, ¿y si inventa un producto completamente nuevo que no se puede clasificar fácilmente con los términos existentes para los juguetes? Tal vez haya creado un novedoso ojo robótico que sigue a las personas cuando se mueven y parpadea cuando saltan, y lo comercialice específicamente como un juguete para niños.

Una búsqueda rápida en el manual de TM ID no revela ninguna identificación obvia para un juguete como ese. Entonces, ¿qué hacer? ¿Debe buscar la identificación que más se le parezca y esperar que la USPTO la acepte o sugiera una modificación? No, si no hay ninguna identificación en el manual que describa claramente el tipo de juguete que está registrando, debe inventar la suya propia.

La presentación de una solicitud TEAS Standard le permite escribir su propia identificación de productos/servicios, lo que puede ser útil o incluso necesario si no encuentra la identificación adecuada en el Manual de Identificación de Marcas. 

Captura de pantalla del certificado de registro de la marca TORQBAR.
Captura de pantalla del registro de marca del fidget spinner original.

El registro de marca del primer fidget spinner, presentada por el inventor, tiene esta identificación de productos que se nota que es casera (y no escrita por un abogado de marcas): "Un juguete de mano giratorio que se mueve con los dedos".

A pesar del incómodo uso del "usted" y "su" en segunda persona, el propietario hizo lo correcto al escribir una identificación precisa y breve del juguete en lugar de intentar encontrar una identificación existente en el manual de identificación de la USPTO. 

El inconveniente de presentar una solicitud TEAS Standard y escribir su propio ID es que la USPTO prefiere la simplicidad de las solicitudes TEAS Plus y puede que no les guste el ID que ha inventado, o que no estén de acuerdo con usted sobre a qué clase pertenece. 

Una aplicación TEAS estándar también cuesta más que una aplicación TEAS Plus. Es $100 por clase más por ahora, pero se supone que esto va a cambiar a una diferencia de $200 en breve. Esto significa que si te equivocas escribiendo tu propia identificación, es probable que estés perdiendo $550, la futura tasa por una aplicación estándar TEAS en una clase. 

Esta es una de esas situaciones en las que resulta muy útil contar con un abogado especializado en marcas que redacte su solicitud. Abogados expertos en marcas como yo saben cómo deben ser estas identificaciones. Pero si presentas la solicitud por tu cuenta y metes la pata con la identificación de los bienes, es probable que la USPTO no te permita arreglarlo, con lo que habrás perdido entre 8 y 10 meses de espera más la tasa de solicitud. 

Los juguetes de moda rara vez tienen una identificación de producto/servicio adecuada

Foto de producto de mi cliente Fidget Dreidel juguete.

No hace falta inventar un juguete para tener problemas a la hora de encontrar su identificación en el Manual de Identificación. Podría simplemente estar copiando un invento reciente de otra persona, o un invento antiguo y oscuro que se ha popularizado recientemente. La USPTO no actualiza su manual en tiempo real; pueden pasar uno o dos años hasta que se añada un juguete de moda. 

Por ejemplo, cuando los fidget spinners se hicieron populares, no hubo una forma obvia de presentar una solicitud para un producto fidget spinner durante al menos un año; había que inventar un producto o malgastar la tasa de presentación eligiendo una ID existente incorrecta. A mediados de 2017, la USPTO añadió por fin "spinning fidget toys" al manual de identificación.

Esta es también la razón por la que durante bastante tiempo no hubo una forma ideal de presentar una solicitud para productos relacionados con las NFT y las criptomonedas. 

II. Escoja un nombre distintivo y versátil que le ayude a destacar y a la vez facilite que los clientes le recuerden y le encuentren de nuevo en Internet. 

Una marca de juguetes sólida es aquella que la gente puede recordar, deletrear, pronunciar y encontrar en los primeros resultados de búsqueda sin problemas. Es una marca que tiene sentido como marca paraguas que cubre una amplia variedad de juguetes, no solo su nicho de producto inicial.

Los nombres de los juguetes deben ser distintivos, deletreables y pronunciables

En un sector saturado de marcas y lleno de clones e imitaciones, usted debe tener un nombre que la gente pueda recordar. De lo contrario, se disolverá en un océano de nombres y productos similares.  

Si un padre compra tu juguete y le encanta, quieres que pueda decir a sus amigos: "Tienes que comprarle un Slinky a tu hijo".®¡! Mi hijo no puede dejarlo". Si eliges algo descriptivo de tus productos y compuesto por términos comunes de juguetes como "MyLearningToy" o "HopPlayRobot", la gente tendrá problemas para recordar tu nombre poco distintivo, y también para buscarlo en Amazon o Google. 

Por otra parte, si elige algo distintivo pero difícil de deletrear o pronunciar, su capacidad de difusión por el boca a boca también se verá seriamente limitada. Incluso sus clientes actuales olvidarán cómo se escribe el nombre de su marca y tendrán que rebuscar en sus pedidos anteriores para encontrar su producto si quieren volver a comprarle. 

Si vende en Amazon, Walmart u otro gran mercado, su objetivo debe ser construir una marca tan fuerte que sus clientes salgan de la plataforma y busquen su propio sitio web para poder comprarle directamente, eliminando al intermediario y aumentando enormemente sus márgenes. 

Los nombres de los juguetes deben ser versátiles para permitir la expansión

También desea un nombre que funcione como un nombre del paraguas cubriendo una amplia variedad de juguetes, no sólo el primero que empiece a vender. 

Quizá hayas inventado un nuevo tipo de plastilina y quieras llamarla BuddyPutty. Este nombre tiene mucho sentido para un producto de masilla y es fácil de recordar y pronunciar. Pero, ¿qué pasa cuando vendes un millón al mes y quieres aprovechar tu buena reputación para ampliar tu negocio a las pinturas? 

Claro que podría intentar eliminar "Putty" del nombre, pero esto cambiaría la marca BuddyPutty lo suficiente como para hacerla irreconocible. Peor aún, es posible que alguien ya posea el nombre "Buddy" o "BuddyPaint" en relación con productos de pintura.

Así que, o llamas a tu producto "BuddyPutty Paint", lo que hará que la gente piense que se trata de algún tipo de pintura extraña a base de masilla, o tienes que inventar un nuevo nombre de marca, lo que te hará perder parte o toda la buena voluntad que has acumulado para la marca BuddyPutty.

No limite la expansión futura de su negocio eligiendo un nombre que sólo tenga sentido para su producto actual. 

Ejemplos de buenas marcas famosas de juguetes

Póster de logotipos históricos de LEGO.
Logotipos históricos de Lego. Por Lego Group.

Como ya he dicho, Barbie es una buena marca de juguetes. También lo son Slinky y Lego. Son nombres que pueden aplicarse a cualquier juguete que estas marcas quieran vender, no sólo a los productos originales que las pusieron en el mapa. También son memorables, distintivos y relativamente fáciles de escribir, aunque Barbie podría escribirse mal como "Barby" y Slinky podría escribirse mal como "Slinkie". Eso siempre es un problema con los nombres que acaban en "y".

Es difícil encontrarle algún problema a Lego. Desde los inicios del nombre en 1936, siempre fue "Lego" y nunca "Legobricks" o algo así de limitante. Aunque es un término muy sugerente en un idioma extranjero (significa "jugar bien" en danés), ese idioma lo habla muy poca gente. Y en aquella época, creo que las empresas jugueteras solían llevar el nombre de sus fundadores (por ejemplo, Hasbro era originalmente "Hassenfeld Brothers") en lugar de términos sugerentes.

Por supuesto, estos tres nombres están tan estrechamente asociados a un tipo de producto (muñecas, muelles y ladrillos, respectivamente), que seguiría resultando extraño utilizarlos para juguetes que no tienen nada que ver. Esta es una de las consecuencias de que tu primer gran producto sea un éxito tan masivo que la gente empiece a utilizar el nombre como término genérico para productos similares. Véanse Kleenex y Thermos como ejemplos clásicos de este fenómeno, conocido como genericida.

Juguete de mala marca: The Fidget Game (de Shark Tank)

Captura de pantalla de The Fidget Game en Shark Tank.
Captura de pantalla de The Fidget Game en Shark Tank.

Veo Shark Tank como placer culpable. Es un programa cutre y no representa bien el proceso de inversión ángel, pero me sigue pareciendo entretenido. Muchas marcas de juguetes aparecen en el programa y un par de concursantes me han llamado la atención por sus nombres de marca especialmente malos. 

Una marca que resume todo lo malo de los malos nombres de juguetes es "El juego Fidgetun concursante de la 15ª temporada en un episodio emitido hace seis meses. 

Repasemos todo lo malo de este nombre: 

  1. Se compone únicamente de palabras descriptivas o genéricas. "Game" es obviamente genérico, mientras que "Fidget" se convirtió en un término genérico cuando los fidget spinners y otros juguetes fidget despegaron. Dado que esta marca se compone de palabras que nadie puede poseer, la marca en sí sería muy difícil y posiblemente imposible de poseer. 
  2. En la misma línea que el problema anterior, esta marca es tan poco distintiva que sería extremadamente difícil de encontrar en los motores de búsqueda, suponiendo que se pueda recordar. "Fidget" y "Game" son palabras extremadamente comunes en la industria del juguete.
  3. Limita al fabricante a juegos de tipo "fidget". Si The Fidget Game despega, el propietario no podrá sacar el máximo partido de su popularidad ofreciendo juguetes que no sean juegos o que no sean "fidgety". Cada palabra por sí sola es demasiado común para usarla por separado, así que el propietario está atascado con ambas palabras juntas. Lo mejor que pueden hacer si quieren diversificarse es decir "De los creadores de The Fidget Game...". Esto no sería lo ideal aunque "Fidget Game" fuera una frase que pudieran llegar a poseer como marca.
  4. El nombre está de moda, en el mal sentido. Este episodio se emitió hace sólo seis meses y el nombre ya sonaba muy anticuado, porque los fidget toys sólo estuvieron de moda unos pocos años antes de pasar de moda. Es como si una empresa de ropa se llamara "Leisure Suit Apparel" a finales de los años setenta. El nombre de su marca no sólo debe ser versátil en cuanto a los productos que puede abarcar; también debe ser atemporal. 

Si busca "The Fidget Game" en la base de datos de la USPTO, parece que han registrado con éxito esa frase como marca. Sin embargo, si mirar más de cerca verá que sólo registraron su logotipo, con esta importantísima letra pequeña cerca de la parte inferior de su certificado de registro:

"No se reivindica el derecho exclusivo a utilizar lo siguiente aparte de la marca tal como se muestra: 'THE FIDGET GAME'".

Sí, tuvieron que renunciar toda la marca para obtener cualquier tipo de registro de marca. Esto significa que no pueden impedir que alguien fabrique un producto casi idéntico y lo llame The Fidget Game. 

Lo único que han conseguido proteger es el diseño específico de su logotipo, que es un pobre premio de consolación cuando los competidores pueden publicar anuncios comercializando versiones falsificadas de "The Fidget Game" en Amazon y Google, borrando por completo a este ex alumno de Shark Tank de los primeros resultados de cualquier búsqueda. 

El propietario también tiene una solicitud pendiente para la marca denominativa "El juego de Fidget". que se presentó el mes pasado y no se asignará a un examinador de la USPTO hasta dentro de unos ocho meses. Si tienen suerte, la USPTO les permitirá registrarse en el Registro Suplementario, que es donde van las marcas descriptivas hasta que adquieren suficiente carácter distintivo para pasar al Registro Principal. Una marca registrada en el Registro Suplementario no les permitirá expulsar a los falsificadores y secuestradores de plataformas como Amazon.

¿Quieres saber qué es aún peor? Como han estado en Shark Tank, probablemente se han quedado para siempre con ese nombre desprotegible. Estar en Shark Tank equivale a gastarse varios millones en publicidad televisiva. No sólo obtienes el "rebote Shark Tank" inicial cuando se emite el programa, sino que la gente buscará en Google "Fidget Game Shark Tank" durante años, posiblemente décadas.

Renunciar a esa publicidad gratuita sería un gran error, aunque el nombre merezca un cambio de marca.

Grandes marcas de juguetes que mis clientes han registrado

Foto de producto del kit de bloques de mi cliente, Matador.

Matador

Matador eligió un nombre fantástico para su marca de juguetes que destaca notablemente en el sector del juguete. Es un gran ejemplo de marca arbitraria, un nombre que no tiene nada que ver con el sector de la marca, pero que dice mucho del producto. 

El nombre "Matador" encarna un sentido de aventura e imaginación que encaja perfectamente con el espíritu de creatividad y exploración de la marca. He aquí algunas razones por las que este nombre es tan apropiado y por qué destaca como marca de juguetes distintiva y memorable:

1. Distintivo y memorabilidad
"Matador" es único y evoca inmediatamente imágenes de audacia, desafío y emoción. Este carácter distintivo lo diferencia de los nombres genéricos o excesivamente descriptivos que a menudo se mezclan en el abarrotado mercado de los juguetes. Tanto los padres como los niños pueden recordar y rememorar fácilmente "Matador", lo que simplifica la búsqueda del producto y refuerza la fidelidad a la marca.

2. Versatilidad en todas las líneas de productos
El nombre "Matador" puede cubrir sin esfuerzo una amplia gama de juguetes, no sólo sus populares juegos de construcción de madera. Sugiere un mundo de posibilidades lúdicas, lo que permite a la marca expandirse a nuevos nichos de productos bajo el mismo nombre paraguas. Esta flexibilidad evita que la marca se encasille en una sola categoría, permitiéndole crecer y diversificarse.

3. Asociaciones positivas
La palabra "Matador" se asocia a menudo con habilidad, precisión y maestría. Para una marca de juguetes centrada en la construcción y la creatividad, transmite el mensaje de que los niños pueden construir, crear y superar retos jugando. Esta connotación positiva refuerza el atractivo de la marca tanto para padres como para niños.

4. Atractivo mundial
A pesar de sus raíces españolas, "Matador" tiene una resonancia universal que trasciende las barreras lingüísticas. Esto lo convierte en una excelente elección para una marca de juguetes que quiera llegar a un mercado global. Su reconocimiento internacional consolida aún más a Matador como un fabricante de juguetes fiable y de talla mundial.

Al elegir "Matador", la marca tiene un nombre fuerte, memorable y versátil que transmite creatividad, emoción y precisión. Esto ha ayudado a la marca a hacerse un hueco en el mercado mundial del juguete y ha puesto el listón muy alto en cuanto a las cualidades de una gran marca de juguetes.

BabyBibi

Foto del producto BabyBibi Color Me Bath Books.
Libro de baño Color Me foto de producto de mi cliente, BabyBibi.

A pesar de consistir en dos palabras comunes de la industria del "bebé", BabyBibi eligió un nombre excelente para su marca de libros y juguetes para bebés, que es distintivo, memorable y se alinea perfectamente con la misión de la empresa. A continuación explicamos por qué "BabyBibi" es un nombre fuerte y adecuado a pesar de los posibles retos:

1. Distintivo y memorabilidad
Aunque "bebé" es un término muy utilizado en el mercado de productos para la primera infancia, la repetición y el giro lúdico de "BabyBibi" lo hacen distintivo y memorable. Esta repetición ayuda a reforzar el reconocimiento de la marca, ya que es pegadiza y fácil de recordar. Los padres reconocen rápidamente el nombre, lo que facilita las recomendaciones a través del boca a boca y aumenta la probabilidad de encontrarlo en búsquedas en Internet.

2. Asociaciones positivas y confianza
El nombre "BabyBibi" evoca calidez, cuidado y diversión, lo que es crucial para una marca centrada en productos para bebés y niños pequeños. Implica una personalidad amable y cercana, que ayuda a los padres a confiar en la calidad de la marca y su dedicación a la seguridad infantil. Esta conexión emocional fomenta la confianza y anima a los padres a seguir acudiendo a BabyBibi para satisfacer las necesidades de sus hijos.

Mi hija intentando averiguar qué Libro BabyBibi leer.

3. Versatilidad en todas las líneas de productos
"BabyBibi" tiene la versatilidad de abarcar una gama de productos sin limitarse a un tipo concreto. Ya se trate de libros, juguetes educativos u otros productos infantiles, el nombre es adecuado para todas estas categorías a la vez que hace hincapié en el grupo de edad al que va dirigido. Esto permite a la marca crecer y diversificarse manteniendo una identidad coherente.

4. Sonido lúdico y agradable para los niños
El sonido juguetón y cantarín de "BabyBibi" atrae tanto a los niños como a los padres. Resuena bien en el público objetivo, lo que ayuda a la marca a destacar entre sus competidores y a permanecer en la memoria de los más pequeños. Este atractivo fonético hace más probable que los niños recuerden y asocien la marca con sentimientos positivos.

5. Atractivo mundial y digital
A pesar de ser sencillo y estar arraigado en palabras del sector, "BabyBibi" tiene un atractivo global y digital que lo hace adecuado para audiencias internacionales y plataformas en línea. Es fácil de pronunciar, deletrear y reconocer, por lo que resulta ideal para el comercio electrónico y las búsquedas en distintos mercados.

En general, "BabyBibi" ha conseguido crear un nombre lúdico, distintivo, versátil y digno de confianza, lo que le ha ayudado a establecer una fuerte presencia en el mercado de productos para la primera infancia a pesar de la prevalencia de terminología similar.

Conclusión: Poner nombre a un juguete no es un juego de niños

Un abogado de menos categoría habría hecho de un juego de palabras "infantil" el título de toda la entrada de su blog, o quizá algo como "No juegues con el nombre de tu marca". Para mí, enterrarlo cerca del final es suficiente. Pero, en serio, ¡no juegues con el nombre de tu marca de juguete!

Una vez que hayas dado con un nombre que se ajuste a mis criterios, o no, haga que un abogado investigue el nombre por usted y te dirá si vas a poder utilizarlo. ¿No tienes tiempo o energía para idear la próxima "Barbie"? Comprar una existente en un mercado de marcas.


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